9 июня 2010

                                                  ___________ ___________

                                  ДУБИНСКИЙ и ОШАРОВА

                                                   Патентно-юридическое Агентство

                                               Ул. Жилянская, 37, Третий этаж, Киев 01033, Украина

                                                                       Телефон: (380-44) 490-5454

                                                                        Факс: (380-44) 490-5460

                                                                        E-mail: info@iplaw.com.ua

 

Заказным письмом     № 100602/11841 от 2 июня 2010 года

Руководителям обществ, организаций, аптечных сетей и дистрибьюторам, которые являются покупателями продукции ОАО "БИОФАРМА"

                                                                                                                                                                                                                                                

                                                              ПИСЬМО-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

Мы, Патентно-юридическое Агентство «Дубинский и Ошарова», действуя от имени и по поручению нашего клиента - Открытого акционерного общества «Биофарма» (копия доверенности прилагается), официально информируем Вас о следующем.

 

Наш Клиент является владельцем торговых марок

                                                                        «»

                                                                               и

                                                                      «»,

зарегистрированных на территории Украины для товаров 5 класса МКТУ, а именно: «фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для лечебных (медицинских) потребностей; лекарства для человека; бактериальные препараты и бактериологические препараты для лечебных (медицинских) и ветеринарные нужд; культуры микроорганизмов для лечебных (медицинских) и ветеринарные нужд; дезинфицирующие средства; диетические вещества для лекарственных (медицинских) потребностей; детское питание; пластыри; перевязочные материалы», права интеллектуальной собственности, которые удостоверяются свидетельствами Украины № № 95368, 95375.

 

Вам известно, что наш Клиент в течение длительного времени добросовестно использует указанные торговые марки на территории Украины, благодаря чему указанные знаки для товаров и услуг Клиента известны широкому кругу потребителей.

 

На сегодняшний день Открытое акционерное общество «Киевмедпрепарат» (далее - ОАО «Киевмедпрепарат») осуществляет производство и продажу лекарственных средств под названиями «ЕПОБИОКРИН» (форма выпуска: растворитель для инъекций по 1000 МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ,10000 МЕ во флаконах № 5) и «ЛАФЕРОБИОН» (форма выпуска: лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 1 млн МЕ, 3000000 МЕ, 5000000 МЕ во флаконах № 10, лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 6000000 МЕ, 9000000 МЕ, 18000000 МО во флаконах № 1,лиофилизат для приготовления раствора назального по 100 000 МЕ во флаконах № 1).

 

 

 Указанные обозначения таковы, что их можно спутать с зарегистрированными на территории Украины торговыми марками Клиента и указанное сходство обоих обозначений может привести к введению в заблуждение потребителя относительно производителя данной продукции. Данная ситуация свидетельствует о нарушении прав нашего клиента и является причиной возникновения между Клиентом и ОАО «Киевмедпрепарат» конфликтной ситуации.

 

Нам известно, что маркировка ОАО «Киевмедпрепарат» своей продукции обозначениями «ЭПОБИОКРИН» и «ЛАФЕРОБИОН» имело место в связи с наличием заключенного между ОАО «Киевмедпрепарат» и г. Шалаевым Е. Д. лицензионного договора на использование торговых марок Лаферобион «Laferobionum» и Эпобиокрин «Epobiocrin» согласно свидетельствам Украины соответственно № 67626 и № 73548.

 Считаем целесообразным проинформировать Вас о том, что решением Печерского районного суда г. Киева от 01.12.2009 г., оставленным в силе апелляционной инстанцией, вступившее в законную силу 15.04.2010 г. (копии решения Печерского районного суда

г. Киева и постановления Апелляционного суда г. Киева прилагаются) свидетельство Украины № 67626 на знак для товаров и услуг Лаферобион «Laferobionum» и свидетельство Украины № 73548 на знак для товаров и услуг Епобиокрин «Epobiocrin» признаны недействительными.

 Обращаем Ваше внимание, что согласно ст.19 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» свидетельство или его часть, признанные недействительными, считаются не вступившими в силу с даты подачи заявки. Поэтому торговые марки Лаферобион «Laferobionum» и Епобиокрин «Epobiocrin» по свидетельствам Украины соответственно № 67626 и № 73548, которые ОАО «Киевмедпрепарат» использовало на основании лицензионного договора с г. Шалаевым Е. Д.(Последним владельцем признанных недействительными в судебном порядке свидетельств Украины № № 67626, 73548), и, соответственно, права интеллектуальной собственности на них, считаются не вступившими в силу с даты подачи заявок на указанные знаки для товаров и услуг.

Итак, по состоянию на сегодняшний день в ОАО «Киевмедпрепарат» отсутствуют любые основания для маркировки своей продукции обозначениями «ЭПОБИОКРИН» и «ЛАФЕРОБИОН».

Мы понимаем, что реализуя указанные выше лекарственные средства производства ОАО «Киевмедпрепарат», Вы можете даже не подозревать, что «нечаянно» совершаете нарушение прав интеллектуальной собственности ОАО «Биофарма».

Считаем целесообразным обратить Ваше внимание на предписания действующего законодательства Украины, которые определяют объем прав нашего клиента на торговые марки по свидетельствам Украины № № 95368, 95375, и санкции, возможность применения которых к Вашему предприятию в случае продолжения использования подобных до степени смешения с торговыми марками Клиента обозначений «ЭПОБИОКРИН» и «ЛАФЕРОБИОН» определена действующим законодательством Украины:

 

 • Согласно статье 495 Гражданского кодекса Украины имущественными правами интеллектуальной собственности на торговую марку являются: 1) право на использование торговой марки; 2) исключительное право разрешать использование торговой марки;3) исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование; 4) другие имущественные права интеллектуальной собственности, установленные законом. Имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежат владельцу соответствующего свидетельства.

 

• Согласно статье 431 Гражданского кодекса Украины нарушение права интеллектуальной собственности, в том числе непризнания этого права или посягательства на него, влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другим законом или договором.

 

• По предписаниям статьи 432 Гражданского Кодекса Украины каждое лицо имеет право обратиться в суд за защитой своего права интеллектуальной собственности в соответствии со статьей 16 настоящего Кодекса. Суд в случаях и в порядке, установленных законом, может постановить решение, в частности, о:

 

1) применение неотложных мер по предотвращению нарушения права интеллектуальной собственности и сохранения соответствующих доказательств;

 2) приостановления пропуска через таможенную границу Украины товаров, импорт или экспорт которых осуществляется с нарушением права интеллектуальной собственности;

3) изъятие из гражданского оборота товаров, изготовленных или введенных в гражданский оборот с нарушением права интеллектуальной собственности, и уничтожение таких товаров;

4) изъятие из гражданского оборота материалов и орудий, которые использовались преимущественно для изготовления товаров с нарушением права интеллектуальной собственности, или извлечение и уничтожение таких материалов и орудий;

5) применение разового денежного взыскания вместо возмещения убытков за неправомерное использование объекта права интеллектуальной собственности. Размер взыскания определяется в соответствии с законом с учетом вины лица и других обстоятельств, имеющих существенное значение;

6) опубликование в средствах массовой информации сведений о нарушении права интеллектуальной собственности и содержание судебного решения относительно такого нарушения.

 

• Часть 2 статьи 33 Хозяйственного кодекса Украины определяет, что неправомерным является использование без разрешения уполномоченного на то лица чужого товарного знака, других обозначений, что может привести к смешиванию с деятельностью другого субъекта хозяйствования, который имеет приоритет на их использование.

 

• Согласно части 3 статьи 157 Хозяйственного кодекса Украины свидетельство дает право его владельцу запрещать другим лицам использовать зарегистрированную торговую марку без его разрешения, за исключением случаев правомерного использования торговой марки без его разрешения.

 

• По предписаниям статьи 4 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» от 7 июня 1996 № 236/96-ВР с последующими изменениями и дополнениями неправомерным является использование торговой марки (знака для товаров и услуг) без разрешения (согласия) субъекта хозяйствования,который раньше начал использовать их или похожие на них обозначения в хозяйственной деятельности,что привело или может привести к смешиванию с деятельностью этого субъекта хозяйствования.

 

 • Согласно статье 20 этого Закона совершение действий, определенных этим Законом как недобросовестная конкуренция, влечет ответственность, предусмотренную настоящим Законом.

 

• Статья 21 данного Закона определяет, что совершение субъектами хозяйствования действий, определенных этим Законом как недобросовестная конкуренция, влечет наложение штрафа в размере до пяти процентов дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ,услуг) субъекта хозяйствования за последний отчетный год, предшествовавший году,в котором налагается штраф.Если дохода (выручки) нет или ответчик по требованию органов Антимонопольного комитета Украины, председателя его территориального отделения не предоставил сведений о размере дохода (выручки), штраф, предусмотренный частью первой настоящей статьи,налагается в размере до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

 

• Согласно части 5 статьи 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15 декабря 1993 № 3689-XII с последующими изменениями и дополнениями свидетельство предоставляет его владельцу исключительное право запрещать другим лицам использовать без его согласия,если иное не предусмотрено настоящим Законом: зарегистрированный знак относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг;зарегистрированный знак относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, производящего товары или предоставляет услуги;обозначение, похожее с зарегистрированным знаком, относительно приведенных в свидетельстве товаров и услуг, если в результате такого использования эти обозначения и знак можно спутать;обозначение, похожее с зарегистрированным знаком, относительно товаров и услуг, родственных с приведенными в свидетельстве, если вследствие такого использования можно ввести в заблуждение относительно лица, производящего товары или оказывающего услуги, или эти обозначения и знак можно спутать.

 

• Согласно части 1 статьи 20 данного Закона любое посягательство на права владельца свидетельства, предусмотренные статьей 16 настоящего Закона, в том числе совершение без согласия собственника свидетельства действий, требующих его согласия, и подготовка к совершению таких действий, считается нарушением прав владельца свидетельства ,что влечет ответственность согласно действующему законодательству Украины.Нарушением прав владельца свидетельства считается также использование без его согласия в доменных именах знаков и обозначений, указанных в пункте 5 статьи 16 настоящего Закона.

 

• Согласно части 2 статьи 20 этого же Закона по требованию владельца свидетельства такое нарушение должно быть прекращено, а нарушитель обязан возместить владельцу свидетельства причиненные убытки.Владелец свидетельства может также требовать устранения с товара, его упаковки незаконно использованного знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения, либо уничтожения изготовленных изображений знака или обозначения, сходного с ним до степени смешения.Требовать восстановления нарушенных прав владельца свидетельства может с его согласия также лицо, которое приобрело лицензию.

 

• По предписаниям статьи 51-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконное использование объекта права интеллектуальной собственности (знака для товаров и услуг), присвоение авторства на такой объект или иное умышленное нарушение прав на объект права интеллектуальной собственности,охраняемого законом, - влечет наложение штрафа от десяти до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования и материалов,которые предназначены для ее изготовления.

 

• В соответствии со статьей 164-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях незаконное копирование формы, упаковки, внешнего оформления, а так же имитация, копирование, прямое воспроизведение товара другого предпринимателя,самовольное использование его имени - влечет наложение штрафа от тридцати до сорока четырех необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией изготовленной продукции,орудий производства и сырья или без таковой.

 

• Согласно части первой статьи 229 Уголовного кодекса Украины незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, или другое умышленное нарушение права на эти объекты, если это нанесло материальный ущерб в значительном размере,- Караются штрафом от двухсот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов,специально использовались для ее изготовления.

 

Учитывая вышеупомянутое мы, как уполномоченные представители Клиента, который является Вашим постоянным и надежным поставщиком лекарственных средств уже в течение длительного времени,продолжим довести до Вас информацию о признании недействительными в судебном порядке Свидетельства № 67626 на знак для товаров и услуг Лаферобион «Laferobionum» и Свидетельства Украины № 73548 на знак для товаров и услуг Епобиокрин «Epobiocrin»,которые ОАО «Киевмедпрепарат» использует на основании лицензионного договора.

 

Наш Клиент считает, что нарушение его прав интеллектуальной собственности на торговые марки по свидетельствам Украины № № 95368, 95375 с Вашей стороны носит непреднамеренный характер, поэтому не желая быть втянутым и втягивать Вас в судебный процесс,предметом которого будет запрет ОАО «Киевмедпрепарат» и Вашему предприятию использовать обозначение «ЕПОБИОКРИН» и «ЛАФЕРОБИОН», на данном этапе наш Клиент рассматривает возможность воздержаться от любых юридических действий против Вашего предприятия,для чего настаивает на выполнении следующих условий:

 

 1.Немедленно прекратить любое использование обозначений «ЭПОБИОКРИН» и «ЛАФЕРОБИОН», в том числе прекратить хранения лекарственных средств производства ОАО «Киевмедпрепарат», маркированных обозначениями «ЭПОБИОКРИН» и «ЛАФЕРОБИОН», с целью предложения для продажи,предложение указанных препаратов для продажи, их продажу,импорт (ввоз) и экспорт (вывоз).

 2. Отправить нам письменное сообщение с подтверждением выполнения вышеуказанного течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения Вами этого письма-предупреждения по адресу:

 

                                         Патентно-юридическое Агентство "Дубинский и Ошарова"

                                                  01033, г. Киев, ул. Жилянская, 37, Третий этаж

                            К сведению: адвокатов Михаила Дубинского и / или Виктории Сопильняк

                                                                               Тел. 490-54-54

Мы хотели бы подчеркнуть, что на данном этапе указанное письмо-предупреждение носит скорее информационный, чем претенциозный характер, и направлен исключительно на доведение до Вашего сведения информации относительно совершения Вами действий, которые могут быть квалифицированы как нарушение прав интеллектуальной собственности нашего клиента, и вследствие совершения которых Ваше предприятие может быть обязано уплатить соответствующие штрафные санкции.

 

 Однако заверяем Вас, что в случае недостижения согласия в разрешении этого конфликта, наш Клиент использует все предусмотренные действующим законодательством Украины средства по предотвращению нарушения и защиты своих прав и охраняемых законом интересов, включая обращение в судебные органы.

 

 Дополнения:

 1.Копия доверенности представителя ОАО «Биофарма».

 2. Копия решения Печерского районного суда г. Киева от 01.12.2009 г.

 3. Копия постановления Апелляционного суда г. Киева от 15.04.2010 г.

 

 С надлежащим к Вам уважением,

 

М.И Дубинский

 Адвокат